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영어

The timing criteria for determining the acquisition of distinctiveness by the use of a trademark that is not inherently distinctive can be classified into the criterion of the time of an application, the time of decision for registration, the time of trial decision, or the time of closing arguments in a court trial. It has been recognized as the time of decision for registration by precedents and theories amid ambiguous regulations under the Trademark Act. However, the Supreme Court's 2011Hu3698 en banc decision of the trial to confirm scope of rights on March 20, 2014 ruled the time of trial decision as the reference point as to whether the mark had acquired distinctiveness and changed its previous position of the time to decide whether to register. In particular, this ruling is significant in that a degree of distinctiveness of the trademark acquired by the use was recognized as of the time of trial decision in the trial to confirm scope of rights even though this trial is about the distinctiveness acquired by the use after registration. Discussions have been divided over the meaning of the above ruling, such as criticizing it as a ruling against the first-to-file rule under trademark law and saying that recognition of such distinctiveness is not a problem because it is only for the judgment of similarity between trademarks, but failed to reach a consensus conclusion. In this paper, if the Korean Trademark Act has a trial system for confirming scope of rights despite recent discussions on the abolition of it, the meaning of the trial decision can be interpreted more actively and even defects in a registered trademark with a reason for invalidity due to lack of distinctiveness in the entire trademark at the time of decision for registration, provided that the IPTAB confirmed the acquisition of distinctiveness ‘at the time of trial decision’, could be corrected. The reason for this is that ‘whether distinctiveness of a trademark is acquired’ is about the requirements for trademark registration, ‘the judgment authority of which the KIPO has exclusively’, and the IPTAB's decision in the scope of rights confirmation trial is a quasi-judicial administrative act of ‘an institution authorized by law’, having irrevocable power with authentication and, ‘for matters related to the KIPO’s exclusive authority from the decision’, the ‘formative effect’, changing the existing administrative act. The concept of ‘distinctiveness’ itself is bound to be very fluid in response to changes in consumer perceptions in the market, and the trademark protection system as a whole, including related contents of the Unfair Competition Prevention Act, takes the public interest, such as market order and consumer interests, as the most important protection targets, unlike the patent system that protects the result of one’s creation. Thus, the timing criteria for determining the scope of rights in the scope of rights confirmation trial should also be set from this point of view, and it would be a good way to ensure that the current market situation is well reflected. It is ideal to follow the first-to-use rule of the trademark protection law, except for administrative convenience factors. The Trademark Act already considers the ‘extinction’ of distinctiveness, a requirement for trademark registration, after registration, as a later occurring reason for a invalidation trial in Article 117 (1) 6 of the Trademark Act, and, in this context, the ‘occurrence’ of distinctiveness after registration can also be recognized through a trial to confirm scope of rights. It can be seen that the Trademark Act has regulations based on the first-to-use rule even after registration to carry out specific judgments on the existence of distinctiveness at the present time.

한국어

식별력 없는 상표의 사용에 의한 식별력 취득 판단에 대한 시기적 기준은 출원시, 등록여부결정시, 심결시 또는 사실심변론종결시 등으로 구분할 수 있는데, 그간 상표법상 규정이 모호한 가운데 판례와 학설에 의해 등록여부 결정시로 인식되어 왔다. 그런데 2014년 3월 20일 선고된 권리범위확인심판 에 관한 대법원 2011후3698 전원합의체 판결은 상표 유사판단과 관련하여 식별력의 존재를 심결시를 기준으로 판단하여 종전에 등록여부결정시를 기준시로 하던 입장을 변경하였다. 특히 이 판결은 등록거절결정에 대한 불복심판 및 그 심결 취소소송에 대한 것이 아니라 상표등록 확정 후의 사용으로써 취득한 식별력이 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 인정 되었다는 점에서 중요한 의미를 가진다고 볼 수 있다. 위 판결의 의미를 두고 그동안 상표법상 등록주의에 반하는 판결이라고 비판하는 입장과 이러한 식별력에 대한 인정은 단지 상표 유사판단을 위한 것이기에 문제될 것 없다는 입장 등으로 논의가 분분하였으나, 일치된 결론 에 이르지 못하였다. 이와 관련하여, 본 논문에서는 우리나라 상표법이 최근 폐지론에도 불구하고 굳이 권리범위확인심판제도를 두고 있다면, 그 심결 의 규범적 의미를 보다 적극적으로 해석하여 심지어 등록여부결정 당시상표 전체에 식별력이 없어 무효사유가 있는 등록상표라도 등록 후 사용에 의해 식별력을 취득하였고 이를 특허심판원이 권리범위확인심판에서 ‘심결 시’를 기준으로 확인해 주었다면, 등록에 존재하였던 행정행위의 하자까지 치유될 수 있는 것으로 보았다. 그 근거로는 ‘식별력 유무에 대한 사항’은 상표권의 발생과 관련한 상표등록요건에 대한 것이므로 ‘특허청의 전속적 판단사항’에 해당된다는 점과 권리범위확인심판에서의 특허심판원의 판단 은 ‘법에 의해 정당한 권한을 부여받은 기관’의 준사법적 행정행위이므로 그 심결에 공정력 및 불가변력이 발생하고 ‘심결 내용 중 특허청의 전속적 판단사항에 대하여는’ 기존의 행정행위를 변경하는 법적 효력, 즉 ‘형성적 효력’이 인정될 수 있다는 점을 고려하였다. ‘식별력’이라는 개념 자체가 시장에서의 수요자 인식의 변화에 따라 매우 유동적일 수밖에 없는 것이고, 부정경쟁방지법의 관련 내용을 포함한 전체 로서의 상표보호제도는 창작을 보호하는 특허제도와 달리 시장 질서 및 수요자의 이익 등 공익을 가장 중요한 보호 대상으로 삼고 있다. 그러므로 권리범위확인심판에서의 권리범위에 대한 판단 기준시점 또한 이러한 관점 에서 정해져야 할 것이며, 현시점의 시장 상황이 잘 반영되도록 하는 것이 규범적으로 바람직한 방향일 것이다. 상표법상 상표의 보호 법리는 행정편 의적인 요인을 제외한다면 사용주의에 따르는 것이 이상적인 모습이다. 상 표법은 이미 상표법 제117조 제1항 제6호에서 후발적 무효심판사유로서 등록 후 상표등록요건인 식별력의 ‘소멸’을 고려하고 있으며, 이러한 맥락에 서 등록 후의 식별력 ‘발생’ 역시 권리범위확인심결을 통해 인정될 수 있다. 상표법은 등록 후에도 사용주의적 규정을 두어 식별력의 유무에 대한 현시 점에서의 구체적 판단을 관철시키고 있음을 알 수 있다.