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영어

On January 28, 2021, when judging patent infringement, the Supreme Court of Korea have ruled on the interpretation of the claims of Product by Process Claim(PbP Claim) and have sought unification of interpretation in the patent granting stage and patent infringement judgment stage. Since “PbP Claims” are handled differently by comparative law in each country, knowing the difference in attitudes of each country is very important in performing patent applications and patent litigation in each country. In this article, regarding the interpretation of the claims of the 'PbP Claims' containing the manufacturing method, we try to give a case review and critically analyze it using the recent Supreme Court ruling. According to the attitude of the target judgment, it is clear that the criteria for interpretation of the ‘PbP Claim’ are unified in both the patentability requirements and the effectiveness of the patent right, so I think the target judgment is meaningful. In short, the target judgment is significant in that it applies the same criteria for judging patent requirements, in cases where the interpretation of the scope of rights of PbP claims is problematic. However, the target judgment judges that "if there are clearly unreasonable circumstances such as that the scope of the patent invention is too wide in light of the substance of the invention identified by the overall description of the specification, the scope of the patent may be limited to the scope of the manufacturing method listed." Therefore, there is a question as to whether these exceptional cases are no longer considered in the interpretation of PbP Claim in the future. Furthermore, according to the target judgment, how it is desirable to solve the international harmony problem is a problem, so it will be a task left in the target judgment in the future.

한국어

우리 대법원은 2021년 1월 28일 특허침해 판단 시 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’(PbP Claim)의 청구범위해석에 관하여 판결을 선고하고, 이른바 ‘물건동일성설’에 따라 특허부여 단계와 특허침해 판단단계에서 해석의 통일을 도모하였고, 특허실무상 특허청구범위의 기재에 제한을 가하는 시사점을 내리는 판단을 하였다. ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’은 비교법적으로 보면 각국에서 취급이 다르므로, 각국의 태도의 차이를 안다는 것은 각국의 특허출원이나 특허소송실무를 수행함에 있어서 매우 중요한 것이라 할 수 있다. 이 글에서는 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’의 청구범위해석에 관하여, 최근 대법원 판결을 대상으로 삼아 판례평석을 가하고 비판적으로 분석하고자 하였다. 대상판결은 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’에 있어 권리범위의 해석(침해단계 등)이 문제된 경우에도 특허성 요건을 판단할 때(권리부여단계)와 원칙상 동일한 판단기준을 적용한다고 판시하였다. 대상판결의 태도에 따르면 특허성요건 판단과 특허권의 효력 판단의 양쪽에서 ‘제조방법이 기재된 물건 청구항’의 해석기준을 일원화한 것을 명확히 하였으므로, 여기에 대상판결의 의의가 있다고 생각한다. 요컨대 대상판결은 특허침해 단계에서 제조방법이 기재된 물건 청구항의 권리범위 해석이 쟁점이 된 사안에서 특허요건을 판단할 때와 동일한 판단기준인 이른바 “원칙적 동일성설”을 적용한 점에 의의가 있다. 다만 대상판결에 따르면 종전 대법원 판결(2013후1726)의 법리에서 보듯이, “이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다”고 판시하고 있는데, 이러한 명백히 불합리한 예외적인 경우를 향후 PbP 청구항의 해석상 어떻게 고려할 수 있는지에 대해 판단기준을 정립하는 것이 후속판결의 중요한 과제로 남아 있다. 나아가 대상판결에 따르면 ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 대해 특허침해 단계에서의 권리범위(기술적 범위)에 관한 해석론에 있어 ‘국제적 조화’가 남겨진 과제로 등장하고 있다. 즉 ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 대해 동일한 발명이 우리나라와 미국이나 중국 또는 일본에서 모두 특허권 등록을 받은 경우에 동일한 태양의 특허침해에 대해 소송의 승패가 갈리는 다른 결론이 나온다면, 그러한 결론에 대해 국제적 조화 문제를 어떻게 해결하는 것이 바람직한 지가 문제되는 바, 향후 대상판결에 남겨진 과제라 할 것이다.