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영어

It has been pointed out that a plaintiff of a patent infringement suit cannot obtain a defendant’s evidence, and therefore cannot prove facts of the infringement assertion, and/or of damages calculation. To solve such a problem, Congress woman LEE, Sujin, in late 2019, introduced a Patent Act amendment (“LEE proposal”), which suggests a brand-new “expert on-site fact inspection system”. The system allows (1) upon a party’s request or ex officio, the court may appoint an expert, (2) the expert can visit the other party’s office, factory, etc., (3) the other party shall be cooperative to the expert and (4) a report written by the expert can be submitted to the court as evidence. Such a system is a new one, which has never been applied before in Korea. Therefore, a careful approach is necessary. In this context, this paper has comparatively analyzed four different (on-site inspection) systems of the U.K., France, Germany and Japan. As a result of such an analysis, this paper has arrived at these conclusions. Firstly, LEE proposal is the most similar to Japanese inspection system among those four systems that has been analyzed. Secondly, LEE proposal is more disadvantageous to the non-applicant than the Japanese inspection system. Thirdly, in the U.K., there has been increased criticism regarding operation of the on-site inspection. Fourthly, LEE proposal should be streamlined in several aspects, such as enhancement of initiative requirement, fee shifting to the applicant, protection of confidential information of the defendant, etc.

한국어

주지하는 바와 같이, 증거의 구조적 편재 문제를 해소하기 위한 방안 으로 2016년 특허법 개정을 통해 ‘자료제출명령제도’가 도입되었다. 그 러나 특허권 침해소송에서 원고는 피고가 보유한 증거를 입수할 수 없어서 침해 관련 사실 및/또는 손해배상액 산정에 필요한 사실을 증명 하지 못하는 문제가 지속적으로 제기되어 왔다. 즉, 애초 자료제출명령 제도를 도입하던 당시의 기대와는 다르게 실무에서 동 제도는 외면당 하고 있는 것이다. 그러한 상황에서 2020년 9월 24일 이수진 국회의원이 특허권 침해소송에서 침해자 측에 증거가 편재되어 있는 문제를 해소 하기 위한 방안으로 ‘전문가 현장 사실조사 제도’를 도입하는 특허법 개정안을 대표 발의하였다. 그 개정안에 따르면 ① 당사자의 신청 또는 법원의 직권으로 법원이 전문가를 지명할 수 있고, ② 그 지명된 전문가 가 피고의 공장, 사무실 등을 방문하여 조사할 수 있으며, ③ 피고는 그 조사에 협조하여야 하고, ④ 현장조사를 수행한 전문가에 의해 작성 된 보고서는 법정에서 증거로 채택될 수 있다. 그러나 전문가 현장 사실 조사 제도는 우리나라의 다른 법령에 의해 전혀 운용된 바 없는 새로운 제도이어서 신중한 검토가 요망된다. 그런 견지에서, 이 글은 이수진 국회의원의 특허법 개정안과 유사한 제도를 이미 운용하여 온 영국, 프랑스, 독일 및 일본의 사례를 비교 및 분석하였다. 그 분석의 결과 이 글은 다음과 같은 결론을 도출하였다. 첫째, 이수진 국회의원의 개정 안은 대상 4개국의 제도 중 일본의 사증제도(査証制度)와 가장 유사한 것이다. 둘째, 이수진 국회의원의 개정안은 일본의 사증제도보다 피고 에게 더 엄격한 것이다. 셋째, 영국에서는 현장 사실조사 제도에 대한 비판적 시각이 늘어나고 있다. 마지막으로, 이수진 국회의원의 개정안 은 전문가에 의한 현장 사실조사 ‘개시’를 위한 요건의 강화, 신청인의 비용부담, 피고의 영업비밀의 보호 등 여러 측면에서 개선이 필요하다.