earticle

영어

It is not unusual for a University professor to establish a spin-off company. In that case, the professor normally maintains professor status in the University and employee status in the company as well, complicated legal issues being resulted in from an employee invention created by such dual positions. Especially, when the employee invention earns huge revenue, dispute is being raised between the University and the spin-off company. In the real case of Seoul National University v. Toolgene, as far as this author knows, no patent law solution has been suggested in resolving the dispute. This paper suggests a set of solutions as follows. Firstly, normally both a University and a spin-off company together contribute to creation of an employee invention. In other words, it would be very rare where a University or a spin-off company does not enjoy any small portion of share of the patent made by the employee invention. Secondly, each party’s share rate (output) of the patent must be commensurate with the contribution of each party (input). Thirdly, In such contribution, not only creative (inventive) contribution is included, but also non-creative factors, such as R&D budget, facility, supporting staff, existing knowledge shall be included. To create an employee invention, not only creative factors but also non-creative factors are necessary. Fourthly, average rate of non-creative factors affected to create an employee invention is about 80% according to the case precedents. Such a number would be adjusted by some factors, such as specific field of relevant technology, specific R&D environment of the invention, etc. Based on such understanding, this paper suggests a novel and simple method to calculate each party’s share rate of the relevant patent.

한국어

대학교수 홍길동이 대학창업기업을 창업하는 사례가 적지 않다. 그 경우, 홍길동은 대학교수의 직위와 대학창업기업의 종업원의 직위를 겸직하게 되므로, 홍길동이 창출하는 직무발명의 권리관계가 복잡해진 다. 특히, 그 직무발명이 큰 수익을 유발하는 경우 대학과 대학창업기업 사이에 분쟁이 촉발된다. 실제로, 서울대-툴젠 사건이 발생하였는데, 그 사건을 양측이 어느 정도라도 납득할 수 있게 해결하는 특허법적 방안이 제시된 바가 없다. 이 글은 유사한 사안에서의 해결방안을 다음 과 같이 제시한다. 첫째, 일반적으로는 대학(대학교수 홍길동 포함) 및 대학창업기업(종업원 홍길동 포함)이 같이 공헌하여 해당 직무발명을 창출한다. 즉, 해당 특허에 대해 대학 또는 대학창업기업이 지분을 전혀 가지지 못하는 사례는 매우 드물다. 둘째, 그 공헌된 바(input)에 비례하 여 해당 직무발명, 나아가 특허에 대한 지분율(output)을 산정하여야 한다. 셋째, 그 공헌에는 발명자의 창작적 요소 외에 연구비, 기자재, 보조인력, 기존 지식 등의 비창작적 요소가 포함된다. 발명의 창출을 위해 발명자의 창작적 공헌만 필요한 것이 아니라 비창작적 요소의 공헌도 필요한 것이다. 넷째, 전체 발명의 창출에 비창작적 요소가 공헌하는 비율은 판례의 평균치에 따르면 80%에 달하며, 그 수치는 해당 기술분야, 해당 연구개발의 특수한 상황 등에 따라 조정되어야 한다. 다섯째, 발명의 창출까지 대학 및 대학창업기업이 비창작적으로 공헌한 비율, 각 X% 및 Y%, 대학의 발명자 및 대학창업기업의 발명자의 창작 적 공헌의 합을 각 P% 및 Q%로 파악한 후, 비창작적 요소의 공헌도 80%를 적용하여 대학 및 대학창업기업의 특허권 지분율을 산정하는 방법을 다음 표와 같이 제시한다.