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영어

As Actavis decision discredit the one-step purposive construction of patent claim to tends to lend into a mistake derailed from the Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, the purposive construction does not seems to continue to guide the extent of protection of a UK patent anymore. We encounter difficulties in finding out the meaning of the expression used by the speaker in interpretation of a contract on a will. We have another problem in interpreting patent specification; since a patent specification has to define the invention, which by definition has not existed before inventing, via words existing at the time of filing which are developed to deliver meaning(s) established and shared in the community. The necessity of defining a new thing by old language necessitates expansive interpretation beyond literal interpretation. Beginning in 1980s, the British courts developed and applied the “purposive construction” derived from contract interpretation. The newly added Article 2 of the protocol on Interpretation of Article 69 of the EPC, however, provided due account to be taken of “equivalent” element in the claims, which is not compatible with the British rule denying patent scope beyond the claims. As the Actavis decision opens the door for the expansion of patent protection beyond the claim language, the UK law is in parallel with that of Germany on the Netherlands. Problem-Solution approach for inventive step valuation has been established by the European Patent Office and the second medical use was recognized by the enlarged Board of Appeal of the EPO. The European substantive patent law is now ready to be harmonized in important issue for uniform patent protection throughout the European Union. The modern doctrine of equivalents developed in the US decision of Graver Tank in 1950 is now accepted in Europe.

한국어

Actavis 판결에서 영국 균등론의 특징인 1단계 청구범위 해석이론인 ‘목적적’ 해석론은 EPC 69조 해석 프로토콜에 비추어 ‘오류로 이끌 가능성이 있는’ 법리라고 비난하고 있으므로 더 이상 유지되기는 어려워 보인다. 이는 계약이나 유언 해석처럼 의사표시의 해석에 있어서의 화자의 표시 행위 당시의 의사를 파악하는 데에는 어려움이 내재하고 있다. 이에 비하여, 특허 출원 당시에는 존재하지 아니하였던 새로운 기술 사상을 제한적일 수밖에 없는 기존의 언어에 기대어 발명을 정의하여야 하는 특허 청구 범위 작성자가 필연적으로 마주치게 되는 어려움이 훨씬 크다. 이처럼 새로운 발명품을 정의해야 하는 특허법 특유의 필요성에 따라, 청구범위에 문언으로 표시된 범위를 넘어서 발명의 보호 범위를 확장할 필요가 존재하는 것이다. 1980년대 이래 영국의 청구범위 해석론은 법적 안정성에 치중한 나머지 특허법 고유의 문제를 계약법 등에서 유래된 ‘목적적’ 해석론으로 해결하고자 노력해 왔다. 그러나 2007년 EPC 69조 프로토콜에 제 2항이 추가되어 ‘유럽 특허의 보호 범위를 결정함에 있어서 청구 범위에 특정된 요소와 균등한 임의의 요소에 대한 적정한 고려를 하여야 한다’고 규정됨으로서. 특허의 보호 범위는 청구 범위 기재를 벗어날 수 없다는 영국의 입장은 더 이상 유지되기 어려워졌다. 그동안 독일이나 네덜란드 등 유럽의 선진 산업 국가들이 균등판단과 차이를 보여오던 영국의 균등 법리가 이번 Actavis 판결을 계기로 청구범위 기재 밖으로 확장되는 것을 가능케 하도록 변경됨에 따라 유럽 주요 국가에서의 특허 실체법 통합이 성큼 다가왔다. 진보성에서의 ‘문제-해결책’ 이론은 이미 EPO에서 확립된 발전이고, 제2 의약 용도 발명 역시 2010년 EPO확대 항고부 심결로 인정되었고, 그동안 이견을 보이고 있던 영국의 균등론 마저 변화됨에 따라 유럽에서의 특허 실체법 통일은 큰 틀이 마련되었다. 조만간 발족될 예정인 UPC는 이처럼 특허 실체법에서의 회원국간의 차이점이 해소됨에 따라 그 에너지를 절차법 발전에 집중할 수 있게 되었다. 이제 1950년대 미국의 Graver Tank 판결로 발전하기 시작한 균등론이 유럽에서 확립됨에 따라 우리나라를 포함한 아시아 국가에서의 적용 실무가 관심을 받게 될 것으로 보인다. 이는 결국 개량 발명에 치중해서는 특허를 회피하기가 점점 더 어려워지게 된다는 뜻이다. 우리 기업의 적절한 대응이 필요한 이유이다.