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영어

Article 145 of the U.S. Patent Act stipulates how to file a civil suit against the Director of the USPTO in the Eastern District Court of Virginia, in order for the applicant to appeal against the PTAB's refusal to grant a patent. And Article 145 of the U.S. Patent Act states that all the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant. On December 11, 2019, the U.S. Supreme Court had found that the expenses under section 145 of the U.S. Patnent Act were not covered attorneys' fees based on the “American Rule”. The Nantkwest decision is significant in that it supports the legal importance of the “American Rule”, a general principle on the burden of attorney’s fees. In particular, the decision may be evaluated favorable to applicants seeking patent rights, given that the applicant does not have to pay the USPTO's attorney’s fees, even if the procedure prescribed by Article 145 of the U.S. Patent Act is used. Furthermore, the decision is expected to have a significant impact on the practice of trademark applications as well as on the practice of patent applications. South Korea adopts “Bitish Rule” on the burden of attorney’s fees. However, Article 109(1) of the Civil Procedure Act stipulates that “the fees paid or to be paid by the parties to attorney who represented the case is recognized as litigation costs within the limits of the amount prescribed by the Supreme court’s rules”. Like South Korea, Germany, France, Austria and the United Kingdom are among the countries where the prevailing party can directly obtain attorney’s fees from the losing party by inserting attorney’s fees into the litigation costs.

한국어

미국 특허법 제145조는 미국 특허심판불복위원회의 특허부여를 거절 한 심결에 대하여 출원인이 불복하기 위한 방법으로, 미국 Virginia 주 동부지구 연방 지방법원에 특허청장을 상대로 민사소송을 제기하는 방법을 규정하고 있다. 그리고 미국 특허법 제145조는 이 절차를 진행하 기 위하여 소요되는 모든 비용은 출원인이 부담하여야 한다고 규정하 고 있다. 2019년 12월 11일 미국 연방대법원은 미국 특허법 제145조가 규정하는 비용에 미국 특허상표청이 고용한 변호사와 법률보조인의 임금이 포함되는가의 여부라는 법적 쟁점을 다루면서, 미국 특허법 제 145조에도 변호사비용부담에 대한 각자부담원칙을 천명하고 있는 “American Rule”이 적용된다는 이유로, 이 규정상의 비용에는 변호사비 용이 포함되지 않는다고 명시적으로 판시하였다. Nantkwest 판결은 변 호사비용부담에 대한 일반원칙인 “American Rule”의 법적 중요성을 지 지하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 Nantkwest 판결의 선고로 인하여 출원인은 미국 특허법 제145조가 규정하는 절차를 이용한다고 하더라 도, 특허상표청의 변호사비용까지 부담할 필요가 없게 되었다는 점에 서, 특허권을 획득하려는 출원인에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있 다. 나아가 Nantkwest 판결은 특허출원과 관련된 실무뿐만 아니라 상표 출원과 관련된 실무에도 상당한 영향을 줄 것으로 예상된다. 미국과는 달리 우리나라는 변호사비용에 대하여 패소자부담원칙을 채택하고 있다. 다만 우리 민사소송법 제109조 제1항은 “소송을 대리한 변호사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 대법원규칙이 정하 는 금액의 범위 안에서 소송비용으로 인정한다.”고 규정하고 있기 때문 에, 이에 근거하여 인정되는 변호사비용은 승소당사자가 자신의 소송을 수행한 변호사에게 지급한 전체 변호사비용이 아니라, 대법원규칙으로 정한 금액의 범위이내이다. 우리나라와 같이 변호사비용을 소송비용에 산입하여 승소당사자가 패소당사자로부터 자신이 지출한 변호사비용 을 직접 받아낼 수 있도록 한 국가에는 독일, 프랑스, 오스트리아, 영국 등이 있다.