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영어

According to the Korean Supreme Court Ruling 2017 Hu 2819, although a patent licensee no longer has the fear of being challenged by the patent holder, the licensee is still a stakeholder who is eligible to claim a patent invalidity trial due to the licensee obligations, such royalty payments and license restrictions. The U.S. precedent also entitles a patent licensee to challenge the validity of the licensed patent, but under different rationale due to various options of invalidation available in the U.S. If a patent license specifically states that the licensee will not challenge the validity of the licensed patent (“no-challenge clause”), important public interests may cause such no-challenge clause to be regarded as nullified. However, exceptions in several Korean cases and the U.S. cases exist where the license was concluded as a settlement agreement to end a lawsuit or a legal dispute. In Korea, such no-challenge clause can be scrutinized under the Fair Trade Act and its guidelines as an evidence of patent misuse. As the Korean Civil Procedure Law, the Korean supreme court precedents, and the Fair Trade Act suggest the balancing test between the value of public interest in patent invalidation versus the value in freedom of contract, generally the no-challenge clause shall be regarded as to be nullified in Korea. However, in the midst of a patent infringement lawsuit, the parties may conclude a settlement agreement that contains such no-challenge clause. In that situation, because the value of the public interest in settling a dispute outweighs the value of the public interest in patent invalidation, the no-challenge clause shall remain effective.

한국어

우리 대법원은 2017후2819 판결을 통해 특허의 실시권자는 특허권자 로부터 권리의 대항을 받을 염려는 없지만, 특허가 무효가 되면 그는 실시료 지급, 실시 범위 등의 제약에서 벗어날 수 있으므로 무효심판을 구할 이해관계인이 될 수 있다고 하였다. 미국의 판례도 실시권자는 특허의 유효성을 다툴 수 있다는 태도지만, 다양한 방법으로 특허를 무효시킬 수 있는 미국의 제도적 차이로 인해 우리나라와는 그 이유를 달리하고 있다. 예를 들어 미국에서 특허무효 확인판결의 소를 제기하 기 위해서는 긴급성과 실제성이 있는 상당한 분쟁이 있어야 하는데 단순히 실시료 지급, 실시 범위 등의 제약이 아니라 계약을 해제하겠다 는 명백한 협박, 고의 침해에 대한 징벌적 손해 배상, 총 수익의 80%에 해당하는 제품 판매 금지 명령의 위협을 상당한 분쟁의 증거로 인정하 였다. 만약, 실시권 계약에 실시권자는 특허의 유효성을 다투지 않겠다는 부제소 특약이 포함되어 있다면 잘못 등록된 특허를 신속하게 무효시 켜야 한다는 특허제도의 대원칙에 따라 특약의 효력이 무력화될 가능 성이 크다. 하지만, 우리 대법원 판례는 무효심판 계속 중에, 미국의 판례는 소송 중에 분쟁당사자들이 체결한 화해 협약에 부제소 특약이 포함된 경우, 특약은 효력이 있어 특허의 무효성을 다툴 수 없다는 판단을 내렸다. 우리나라는 공정거래법과 심사지침에 따라 특허권자가 실시 권자로부터 요구하는 부제소 합의가 특허권의 정당한 권리범위를 벗어 난 불공정한 조건으로 판단되어 무효가 될 수 있다고 보는데, 미국의 판례는 잘못 등록된 특허를 신속하게 제거해야 한다는 공익적 가치와 자유계약의 가치의 무게를 비교하면서 공익적 가치가 더 크다고 보고 있다. 무효심판의 공익적 가치와 자유계약의 가치를 비교하면 우리나라 에서도 일반적으로는 실시권자의 무효심판 청구를 금지하는 부제소 특약은 효력이 없다고 보는 게 옳다고 판단된다. 하지만, 특허침해 소송 중에 부제소 특약이 명시되어 있는 화해 협약이 체결되었다면, 분쟁해 결이라는 더 중요한 공익적 가치가 있으므로 부제소 특약은 효력이 있다고 보는 게 옳다고 판단된다.