earticle

영어

If a third party other than a patent holder and an infringer are selling non-infringing alternatives, the second requirement of the “Panduit Test” is not demonstrated. Therefore lost profits cased by last sales cannot be awarded. Thus, the CAFC had adopted the market share rule through the States Industries decision in 1989 to avoid applying the second requirement of the “Panduit Test.” Under the market share rule, by proving the market share of a patent product in the relevant product market without proving the second requirement, the patentee will have lost profits cased by lost sales. In addition, the CAFC had adopted the foreseeability rule to strengthen the relief of patent holders through the Rite-Hite decision in 1995. That rule acknowledges lost profits of another product of the patentee that is not within the scope of the protection of the patent invention in question but that is in competition with the infringing product. Ultimately, the market share rule and the foreseeability rule could be assessed as the fruits of the CAFC to strengthen the protection of patent rights. However, the CAFC had adopted the market value rule through the Grain Processing decision in 1999 by ruling that the noninfringing alternatives need not be actually being sold in the relevant product market but there is possibility that it could be sold at any time. Consequently, the Grain Processing decision had weakened the relief of patent holders. The Grain Processing decision had notified the “the end of strong patent era” and “the beginning of balanced patent era” in the United States.

한국어

미국법원은 미국 특허법 제284조에 근거하여 일실이익, 합리적인 실시료, 증액손해배상이라는 세 가지 법리에 의하여 특허침해로 인한 손해배상액을 산정한다. 이들 법리 중에서 일실이익은 특허권자가 특허발명을 실시하여 자신의 특허제품을 관련제품시장에 판매하는 경우에 인정되는 손해배상액 산정방법으로, 가장 일반적인 유형은 일실판매에 의한 일실이익 산정방법이다. 미국법원은 특허권자가 일실판매의 의한 일실이익을 증명할 수 있는 기준으로 “Panduit Test”를 채택하였고, 이 기준은 특허권자와 침해자만이 관련제품시장에서 제품을 판매하고 있는 경우에 적용된다. 따라서 특허권자와 침해자 이외의 제3자가 비침해 대체품을 판매하고 있는 경우에는 “Panduit Test”의 두 번째 요건인 “수용가능한 비침해 대체품의 부존재” 요건을 증명할 수 없기 때문에, 일실이익은 기각된다. 연방순회항소법원은 “Panduit Test”의 두 번째 요건의 적용을 회피할 수 있는 방안으로, 1989년 States Industries 판결을 통하여 시장점유율 원칙을 채택하였다. 시장점유율 원칙에 의하면 특허권자는 “Panduit test”의 두 번째 요건을 증명하지 않고도 관련제품시장에서 특허제품이 차지하고 있는 시장점유율을 증명함으로써 일실판매에 의한 일실이익을 증명할 수 있다. 따라서 이 원칙은 특허권자의 구제방법을 강화하는 판결이라는 의미를 가진다. 또한 연방순회항소법원은 특허권자의 구제방법을 강화하기 또 하나의 방안으로, 1995년 Rite-Hite 판결을 통하여 소송 중인 당해특허의 보호범위에 속하지는 않지만, 침해제품과 경쟁관계를 형성하고 있는 특허권자의 또 다른 실시제품에 대하여 일실이익을 인정하기 위한 방안으로, 예견가능성 원칙을 채택하였다. 결국 시장점유율 원칙과 예견가능성 원칙은 특허권의 보호를 강화하기 위한 연방순회항소법원의 산물이라고 평가할 수 있다. 연방순회항소법원은 1999년 Grain Processing 판결을 통하여 비침해 대체품은 실제로 관련제품시장에 판매되고 있어야 할 필요는 없고, 필요하면 판매될 수 있었던 가능성이 존재하는 경우라면 비침해 대체품으로 인정된다고 판시함으로써, 이에 대한 근거로 일실이익의 제한법리인 시장가치의 원칙에 의한 일실이익 산정방법을 채택하였다. 결국 Grain Processing 판결은 States Industries 판결과 Rite-Hite 판결과는 달리 특허권자의 구제방법을 약화시키는 판결로서, 2000년대 이후 미국에서의 “강한 특허시대의 종말”과 “특허균형의 시대의 도래”를 알리는 판결로서 의미가 있었다.