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영어

Patents may become invalid any time. If patents become invalid, the existent legal relations may be affected under Article 133 of the Korean Patent Act. Thus, the legal relations related to patents involve lack legal robustness. Under the Korean Patent Act, if patents become invalid, whether royalties paid should be returned is not clear, and therefore, the related issues must depend on the related theories and cases. According to a lower court in 2006, royalties paid before a patent become invalid constitutes an abuse of the patent. On the other hand, according to a ruling by the Supreme Court in 2014, even though a patent become invalid, the existent patent license agreement is still valid, and thus, the royalties paid for the period of the valid license are not in duty bound to be returned. Although the ruling by the Supreme Court may deeply influence on the royalty return issues, the royalty return issues would be constantly raised when patents become invalid. Therefore, it is thought that, the legislation regarding the royalty return is necessary, in case of patent invalidation. According to the Patent Law of the People’s Republic of China, if patents become invalid, royalties already paid do not need to be returned in principle, and while, royalties must be returned in exceptional cases. Thus, the legal relations related to patent are stable and patent holders’ rights are strongly protected in China. Afterwards, in Korea, if laws on royalty returns are legislated on the basis of the ruling by the Supreme Court, the laws in China would have some useful lessons.

한국어

특허권은 언제라도 무효가 될 가능성이 있고 현행 한국 특허법 제133조에서 정하는 특허의 무효확정으로 인한 소급효과에 따라 특허권이 일단 무효로 된다면 기존에 형성된 특허법률 관계 에도 큰 변화가 일어날 수 있으므로, 특허권을 중심으로 형성되는 제반 법률관계 또한 안전하지 않다. 현행 한국 특허법에 있어서 특허가 무효로 확정된 경우 이미 지급된 실시료를 반환해야 하는지 여부에 대하여 명확한 규정이 마련되어 있지 않기 때문에 관련 학설과 판례로만 문제를 해결해야 하는 상황이다. 특허가 무효로 확정된 경우 지급된 실시료의 반환 여부와 선행문제인 특허실시계약에 특허의 무효가 미치는 영향과 관련하여 다양한 견해가 있지만 실시료의 반환 여부에 관한 한국 법원의 판례가 많지 않다. 2006년에 하급심 법원이 판시한 바에 의하면 특허가 무효로 확정되기 전에 특허권자가 실시계약에 의하여 실시료를 지급받은 것이 특허권의 남용에 해당되어 허용되지 않는다는 입장이었다. 반면, 2014년 대법원의 판결에 의하면 특허가 무효로 확정되더라도 기존에 체결된 실시계약이 원시적 이행불능의 상태에 있지 아니하고 유효로 볼 수 있음에 따라 실시계약의 유효 기간에 상응하는 실시료 부분은 반환될 의무가 없다는 태도이 다. 해당 대법원의 판결은 실시료의 반환 여부문제를 해결하는 데에 매우 중요한 영향을 미칠 수 있지만, 향후 특허의 무효심결이 확정되는 경우에 이미 지급된 실시료의 반환 여부와 관련한 논쟁이 없어지기는 어려울 것으로 보인다. 그러므로 지급된 실시료의 반환 여부에 관한 명확한 법적근거를 입법으로 마련할 필요가 있다고 보인다. 한편 중국의 경우 특허가 무효로 선고된 경우 지급된 실시료의 반환의무가 없다는 일반원칙과 반환의무가 있는 특례상황을 함께 규정하 고 있으며, 이러한 입법체계 하에 특허실시계약과 관련한 제반 법률관계가 안전하게 운용되고 특허권자의 권리가 한층 더 보호되고 있다. 향후 한국에서 2014년 대법원의 입장에 입각하여 특허권자의 보호를 강화하는 방향으로 지급된 실시료의 반환에 관한 관련 입법을 진행하게 될 경우 중국 현행 특허법에서 정하는 반환의무가 없는 일반원칙과 반환의무가 있는 예외상황을 포함하는 입법방식으로부터 시사점을 얻을 수 있을 것으로 보인다.