earticle

영어

The functionality doctrine that the United States adopted through case law has since influenced other countries, including Europe and Korea. In Ethicon Endo–Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., a recent medical device design case, the Court of Appeals for the Federal Circuit held that the availability of alternative design is the most important factor in evaluating the functionality of a design. For the purpose of claim construction, the Federal Circuit held that the scope of a functional claim must be limited to the ornamental aspects of the design, and would not extend to ‘‘the broader general design concept.’’ The role that the functionality doctrine should play, as well as the test to be used, still remain partly unclear from this case and the subsequent Federal Circuit cases. Korea should re-examine its functionality requirement under Article 3 Item 4 of the Design Protection Act as well. First and foremost, the policy objectives for the functionality requirement should be clarified, as construction of a statute naturally flows from its objective. The two policy objectives that are offered for the functionality doctrine under trademark law would be relevant for design protection as well, with modification – namely, prevention of “backdoor patenting” and anti-competitive practice. Prevention of “backdoor patenting“ should factor in the fact that, unlike trademark with infinite term, design right has finite duration. Prevention of anti-competitive behavior would also require consideration of factors other than the availability of alternative design.

한국어

미국은 디자인 특허 등록의 소극적 요건으로서의 기능성 법리를 판례법을 통하여 가장 먼저 도입하였고 이후 유럽 등 다른 나라의 디자인권 법제에도 영향을 끼쳤다. 근래의 의료기기 디자인 사건에서 미국 연방순회항소법원은 기능성의 징표로서 동일한 기능을 달성하는 대체 가능한 디자인의 존부가 무엇보다 우선시됨을 확인하였다. 또한 디자인 특허의 권리범위 해석시에는 기능적 요소를 제한해야 하는데, 그 방법은 종전처럼 기능적 구성요소를 전부 제거하는 방식이 아니라 그 보호 범위를 좁히는 방식이 되어야 한다고 판시하였다. 다만, 미국에서 조차 디자인 특허의 맥락에서 기능성 요건은 어떤 역할을 해야 하는지, 그리고 그런 역할을 발휘하기 위하여 기능성을 어떤 기준으로 판단해야 하는지가 아직도 상당히 혼란스러운 상태인 점이 대상판결 및 그 후속판결을 통해 목격되고 있다. 이는 디자인권에서의 기능성 요건의 역할이 확고하게 고정된 것이 아니라 재음미와 재해석이 가능한 부분임을 의미하므로, 우리도 우리 디자인보호법 제33조 제4호 소정의 기능성에 부여할 정책적 목표를 먼저 구체화하고 다음으로 해당 정책목표를 충실하게 이행할 수 있는 해석론을 발전시켜 나가야 할 것이다. 그 정책목표로는 상표법상 기능성 원리에 부여된 것과 마찬가지로 특허와의 충돌방지와 자유경쟁의 부당한 제한방지라는 두 가지 목표를 생각할 수 있다. 다만, 독점기간이 반영구적인 상표와는 달리 디자인권은 등록이 되더라도 존속기간이 유한하다는 차이가 있으므로, 그 점이 디자인보호법상 기능성 요건 적용시 고려가 될 필요가 있고, 자유경쟁의 부당한 제한방지라는 정책목표에 충실하기 위하여는 기능성 요건의 판단시 대체가능한 디자인 이외의 요소들도 고려대상에 충분히 포함시킬 필요가 있다.