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영어

The Article 186 of the Korean Patent Act requires that patent-invalidation cases should be first heard by the Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB) before being taken to the Patent Court. It was introduced to resolve patent-related disputes properly and efficiently by having the IPTAB - comprised of technical experts - review the cases before they are proceeded to the court. However, the Supreme Court ruled that a plaintiff is allowed to submit new evidence and reason to invalidate the patent at the Patent Court which was not presented at the trial stage of IPTAB. It brings about a few issues. It is inconsistent with the intent of the article 186, as well as the double jeopardy rule of the article 163 of the Korean Patent Act. Well-founded judgment by the court is also hard to be guaranteed because the fact and evidence newly presented may be reviewed only once by the Patent Court without IPTAB’s review. It is often to see the IPTAB’s decisions affirming the validity of patent claims being reversed by the Patent Court, due to the newly presented evidence. It is allowed for patentees to amend the patent during litigation as a defense to the submission of new evidence of plaintiff. The amendment makes the litigation process delay which cost lots of time and money. Such practices as presenting new evidence and amending patents in the Patent Court are likely abused by large companies, and leads small and medium companies to facing high cost and long length of time that are often unaffordable. Therefore, it is necessary to restrict submitting of new evidence and amending patents at the Patent Court. The parties will then naturally direct their focus on the IPTAB proceedings, which will decrease the rate of appeal. It should be noted that the U.S., Japan and China all agree that bringing new evidence to the court during litigation is hardly accepted because it weakens the role and function of the trail and appeal board and makes the whole patent trial and litigation process inefficient. When the US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) reviewing appellate cases against the district court decisions, the Court applies the clearly erroneous standard to the findings of facts; and if the cases are brought from the PTAB the substantial evidence standard is applied by the Court. In addition, while the PTAB applies the preponderance-of-evidence standard, the court applies the clear-and-convincing-evidence standard in determining invalidity of patent. Such judicial deference practices on lower court and PTAB may help to improve the predictability of dispute resolution and stability of legal rights of patent. Starting 2016, all the appeals against the decisions both of IPTAB trials and infringement litigations of district court must be brought to the Patent Court. It is necessary that the IPTAB and Patent Court may re-establish their proper roles and responsibilities according to new environment. The IPTAB shall review all the technical issues and related evidence in full and the Patent Court shall look into whether there is a clear error in the judgment process at the IPTAB. Also the Patent Court shall put its focus on reviewing legal matter of the cases and providing a unified common standards. It is time to forward a revision of patent act to make the patent trial and litigation system more legitimate and efficient.

한국어

우리나라 특허법 제186조에는 소위 ‘심결전치주의’를 규정하여 특허심판을 청구할 수 있는 사항에 대한 것은 특허법원을 거치기 전에 반드시 특허심판원을 거치도록 하였다. 이는 특허 사건의 기술적 전문성을 고려하여 법원을 거치기 전에 반드시 기술적 전문가로 구성된 특허심판원의 판단을 거치도록 함으로써 특허사건 분쟁을 적절하고 효율적으로 해결하기 위한 것이다. 그럼에도 불구하고 심결취소소송에서 심리범위에 제한이 없다는 대법원 판결 이후 특허심판원 단계에서 제출하지 않은 특허무효 증거를 심결취소소송 단계인 특허법원에 새롭게 제출한 경우도 법원에서 이를 받아들여 심리를 진행하고 있다. 이는 당초 심결전치주의를 도입한 취지에 어긋나는 것이며 일사부재리 조항 등 특허법 규정과 조화되지 못할 뿐만 아니라 제도적인 측면에서도 많은 비효율성과 문제점을 안고 있다. 심리범위 무제한 방식은 권리자의 전심경유의 이익을 박탈하게 되고 무효증거에 대해서 사실심을 특허법원에서 한번만 거치게 되어 적정판결을 담보하기 어렵다는 문제가 있다. 또한 법원단계에서 새로운 증거 제출이 자유롭기 때문에 특허심판원에서 당사자가 증거제출에 최선을 다하지 않는 경향이 있고 실제로 심판원에서는 특허가 유효로 판단되어도 법원단계에서 새로운 증거가 제출되어 무효로 결과가 번복되는 사례가 빈번하다. 또한 기회균등 차원에서 권리자에게는 소송단계에서 특허를 정정하는 정정심판을 허용하고 있는데 이는 분쟁이 장기화되는 또 다른 이유가 되고 있다. 무제한적 심리범위 관행이나 정정심판제도는 중소기업 입장에서는 비용과 시간이 과다하게 소요되어 매우 불리한 구조이다. 법원단계에서 새로운 증거제출을 제한하고 동시에 특허권자의 특허권 정정도 제한함으로써 당사자로 하여금 심판단계에서 최선을 다해 공방하도록 하면 분쟁이 조기에 해결되고 제소율과 상고율도 낮아질 것이다. 법원단계에서 증거제출을 제한하는 방식이 궁극적으로는 분쟁을 빠르고 적은 비용으로 해결하는 데 유리하다는 것은 미국, 일본, 중국 등 외국의 사례나 국내적 상황을 볼 때 명확하다. 또한 미국 CAFC에서는 PTAB이나 지방법원 사건을 심리할 때 하급심의 사실판단을 존중하는 관행(judicial deference)을 정립하고 있고, 특허무효를 판단함에 있어서도 PTAB과 지방법원에서 입증책임의 정도를 달리하여 적용하고 있는데 이러한 관행은 분쟁에 대한 예측가능성과 권리에 대한 법적안정성을 도모하는데 유리하여 우리나라에도 많은 참고가 될 수 있다. 심리범위를 제한하기 위한 특허법 개정방안은 특허법 제186조 등을 개정하여 심결취소소송단계에서 새로운 증거제출을 하지 못하도록 직접적으로 제한하는 방안과 소송단계에서 새로운 증거가 제출된 경우 해당 사건을 특허심판원으로 환송하는 방안을 고려할 수 있다. 또한 특허법 제136조 등을 개정하여 무효심판사건이 계속 중인 경우는 특허심판원 단계에서만 특허권 정정이 가능하도록 하는 것이 바람직하다. 2016년부터 심결취소소송과 침해소송 항소심 관할이 특허법원으로 단일화되었다. 이제는 특허법원이 새로운 환경에 부응하는 위상과 역할을 정립해야 될 시점이 되었다. 그러나 현재와 같이 새로운 증거를 특허법원이 처음부터 파악하고 판단하여 사건을 해결하는 방식으로는 한계가 있다. 새로운 증거, 기술적인 문제 등에 관해서는 모두 특허심판원의 판단을 거치도록 하고 특허법원은 특허심판원의 판단에 명백한 오류가 있는지 여부를 판단하여 사건 해결의 적정성과 신속성을 도모하고 주요 법률적 쟁점에 관한 검토에 주력하여 특허분야에 관한 일반적․통일적 기준을 제시하는 역할에 충실하도록 역할분담 하는 것이 바람직하다.