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영어

The U.S. International Trade Commission (“ITC”) has recently become a popular venue for non-practicing entities to enforce their patent rights. Traditionally, section 337 of the Tariff Act required ITC complainants to be engaged in domestic manufacturing and demonstrate injuries to their manufacturing activities. Today, both requirements have been eliminated, dramatically increasing the presence of non-practicing entities at the ITC. Because the ITC is an administrative agency, not a federal court, eBay’s discretionary test for injunctive relief does’t apply. And because the ITC can’t award monetary damages, it has tended to grant injunctions as a matter of course. This article challenges the ITC’s role in enforcing the patent rights of such entities. The article proceeds as follows, first, discusses the ITC’s recent rise in popularity and provides a history of section 337. Next part describes the domestic industry requirement and how it has evolved through statutory changes and ITC decisions, explaining in particular the 1988 Amendments that both allowed licensing to constitute a protectable domestic industry. Then this article outlines the ITC’s standards in determining whether a complainant’s licensing activities are sufficient to meet the domestic industry requirement. In InterDigital Communications, LLC v. International Trade Commission(Fed. Cir. Jan. 10, 2013), the Federal Circuit denied a combined petition for panel rehearing and rehearing en banc concerning the domestic industry requirement of section 337, explaining that a party’s patent licensing activities may satisfy this requirement, even if no domestic party manufactures any article protected by the patent. Finally, the last part of this article argues that section 337 should be amended to require licensing complainants to demonstrate an injury to their domestic industry before obtaining an exclusion order and also the ITC should use the flexibility to craft exclusion orders that limit the ability of a patentee to extract settlements that exceed the economic value of the patent, a practice called “patent holdup”.

한국어

2006년 미국 연방대법원의 eBay 사건 이후로 특허발명을 직접 실시하지 아니하는 특허권자가 미연방 법원에서 특허침해금지명령을 인정받기 힘들게 되자, 특허침해소송 이 미국 무역위원회(International Trade Commission, 이하 ‘ITC’)에 몰리고 있다. ITC는 행정기관으로 eBay 판결에 구속되지 아니하며, 형평의 원리 중 ‘공공의 이익’ 만 을 고려하여 거의 자동적으로 특허침해금지명령에 해당하는 수입배제명령 등이 이루어 지고 있다. 특히 ITC 수입배제명령을 위해서는 미국 내 산업이 존재하거나 형성 중일 것 이어야 하는 ‘국내 산업’의 요건이 요구되는데, 최근 CAFC는 이와 관련하여 인터디지털 사건에서 국내 제조활동 없이 라이선싱 활동만 존재하는 경우에도 ‘국내 산업’의 요건 을 충족한다고 판시하였다. 이러한 미국 ITC의 태도는 특허권의 배타적 속성의 강화로 인해 특허기술의 활용을 저해하는 특허방해(Patent Holdup) 현상을 방지하고자 하는 eBay 판결의 취지 및 국제적인 동향에 역행하는 것이라고 할 수 있다. 이에 이 글에서는 특허침해사건에서 ITC의 역할 및 특징을 살펴보고, 1988년 미국 관 세법 제337조(19 U.S.C. 1337)의 개정으로 인한 ‘국내 산업’의 의미에 대한 변화과정을 살펴본다. 또한, 특허발명을 실시하지 않으면서 라이선싱 활동만 하는 경우 ‘국내 산업’ 의 요건이 충족되는지 여부와 관련하여 ITC와 CAFC의 판례변화와 인터디지털 사건 이 후 최근 판례의 동향을 살펴본다. 결론적으로 이와 같이 미국 ITC에 특허침해금지청구 가 집중되고 있는 현상으로 인해, 2006년 연방대법원의 eBay 판결의 취지에 역행하여 ‘Patent Holdup’ 현상이 조장되고 있는 현실에 대한 비판과 변화의 필요성에 대하여 살펴본다.