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특허출원된 발명이 특허되기 위해서는 신규성, 진보성 등의 특허요건을 충족하여야 하므로,출원된 발명과 동일한 발명을 특허출원인 스스로 이미 공개하였다면 출원발명은 신규성이 상실되어 특허받을 수 없게 된다. 다만 이러한 경우에도 일정한 요건을 충족하는 경우에는 출원된 발명의 신규성이 상실되지 않는 것으로 보아 특허받을 수 있도록 하고 있고, 이를 ‘신규성 의제’ 혹은 ‘공지 등이 되지 않은 것으로 보는 발명’등으로 지칭하고 있다. 본고에서 논의의 대상이 되는 사례에서는 특허출원인 스스로 발명을 공개한 후, 특허출원 하면서 공지예외에 관한 취지의 주장을 하지 않았다가, 그 후에 원출원에 대한 분할출원의 형식으로 특허출원하면서 공지예외 취지의 주장을 하고 관련 증명서류를 기한 내에 제출하였을 때, 이러한 공지예외의 주장을 인정하여 결과적으로 자신이 공개한 발명으로 출원된 발명의 신규성·진보성 등을 부정하는 것이 금지 되는지 여부가 쟁점이 된다. 공지예외(신규성 의제) 규정의 취지로는, 특허제도에 익숙하지 아니한 일부 발명자를 고려한 제도로 이해하거나, 발명의 공개를 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위한 제도로 보거나, 선출원주의 하에서 특허출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 취지로도 이해할 수 있다. 그런데 현재는 종전과 달리 특허제도에 기본적인 이해가 부족한 발명자를 찾기 쉽지 않다는 사정, 자기 공지 후 제3자의 독자적 공개가 있는 경우에는 발명자가 특허받지 못하는 불이익이 발생하므로 발명의 공개가 전적으로 촉진되기는 힘들다는 점, 및 공지예외 규정이 적용되는 요건과 범위가 발명자로서의 권리를 보호하기 위한 방향으로 지속적으로 개정되어 온 관련 특허법 조항의 연혁 등에 비추어 보면, 공지예외를 인정하는 제도의 궁극적인 취지로는 발명자로서의 권리를 좀 더 실효적으로 보호하기 위한 것이라고 해석하는 편이 좀더 타당할 것으로 생각된다. 원출원에서 공지예외의 주장을 하지 않은 경우 분할출원에서 공지예외의 주장을 할 수 있는지 여부와 관련하여, 우선 특허법상 이를 금지하는 명문의 규정이나 관련 판례를 찾아 볼 수 없으므로, 공지예외 주장이 인정되기 위한 절차적 요건과 분할출원에서 출원일 소급을 적용받기 위한 요건을 충족한 경우에는 특허출원인이 특허법상 당연히 누려야할 권리로서 허용되어야 할 것으로 생각된다. 아울러 이를 허용하는 경우에 예상되는 효과의 하나로 공지예외 주장이 가능한 시기가 자기공지일로부터 일정기간 연장되는 효과가 발생하지만, 분할출원의 시기가 제한되어 있다는 점, 국제특허출원의 경우에 공지예외 주장이 가능한 기간이 연장되는 효과가 이미 발생하고 있다는 점을 고려하면, 이러한 공지예외 주장 기간 연장의 효과를 특별히 부당한 것으로 보기는 힘들다.
Novelty and inventive-step must be satisfied for an invention to be patented. However, when certain requirements are met, the novelty of the applied invention is deemed not to be lost, so that the disclosed invention can be patented, the disclosure being resulted in non-prejudicial disclosure. In a case, the subject of which is discussed in the paper, a patent applicant himself disclosed his invention beforehand and then he applied for a patent while not claiming the exception of non-prejudicial disclosure. After the application, he filed a divisional application of the previous one claiming non-prejudicial disclosure exception with submitting the required evidential documents. The relevant issue here is whether it is prohibited to deny the novelty and/or inventive step, etc. based on the previous disclosure by himself. The purpose of the non-prejudicial disclosure exception or grace-period exception can be viewed as to provide a system to help some inventors unfamiliar with the patent system, or to provide a system that promotes the disclosure of inventions to contribute to industrial development, or to provide a system that effectively protects the rights of the patent applicant as an inventor even under the first-to-file system. Considering however that it is not easy these days to find an inventor who lacks a basic understanding of the patent system, and that if there is an independent disclosure by a third party after self-disclosure there is a disadvantage that the inventor cannot be patented, and that the requirements and the scope to which the non-prejudicial exception have been continuously revised in the direction to protect the inventor's right, the ultimate purpose of the system can be more appropriately viewed as to protect the inventor's right more effectively. In relation to whether it is possible to claim non-prejudicial disclosure exception during a divisional application procedure where the original application does not claim a non-prejudicial disclosure exception, the claim should be allowed as a right that should be enjoyed by the inventor as long as the procedural requirements for the claim of an non-prejudicial disclosure exception and the requirements for a divisional application are met, since first of all there are no written regulations or related precedents that prohibit this claim under the Patent Act. Regarding the expected effects of allowing this is that the time period where a non-prejudicial exception can be claimed, will be practically extended. Considering that the period for filing a divisional application is limited and the effect of extending the period for claiming an exception of non-prejudicial disclosure in the case of an application under the International Patent Application system, is already occurring, the effect of extended period for claiming non-prejudicial disclosure exceptions can not be viewed as unreasonable.
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invention, patent application, divisional application, non-prejudicial disclosure, grace-period
