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미국에서의 디자인특허 침해 판단의 기본이 되고 있는 것은 지금으로부터 약 150년 전연방대법원의 Gorham 판결에서 비롯된 실질적 유사성 테스트이다. 그러나 최근까지 미국의 지방법원 및 항소법원들에서는 위 실질적 유사성 테스트와 더불어 신규 포인트 테스트라는 두 개의 테스트를 적용하여 디자인특허 침해판단을 하여 왔다. 그러다가 2008년 연방순회 항소법원의 Egyptian Goddess 판결에 의하여, 신규 포인트 테스트가 공식적으로 폐지되고, Gorham에서의 실질적 유사성 테스트만이 이제 미국 디자인특허 침해소송에서의유일한 테스트가 되었다. 다만, 이전의 Gorham에서의 실질적 유사성 테스트와 달라진 점은 ‘선행디자인에 친숙한’ 일반 관찰자의 시각에서 실질적 유사성 여부를 판단하게 되었다는 점이다. 이는 선행디자인의 고려라는 신규 포인트 테스트의 취지를 Gorham에서의 실질적 유사성 테스트에 흡수하여 통합시킨 것으로 평가된다. Egyptian Goddess 판결에서 드러나고 있는 디자인특허 침해 판단에서의 중요한 점은두 디자인 사이의 작은 차이점이 아니라 전체적인 면에서의 실질적 유사성 판단에 더 집중하여야 함을 강조하였다는 점이다. 이 판결로 인하여, 작은 차이점을 가지고 다툼으로써 소송에서 쉽게 승리할 수 있었던 피고의 지위가 크게 불리하게 되었고, 선행디자인의 제출책임이 피고에게 전환됨으로써 디자인특허권자의 지위가 크게 강화되게 되었다. 또 다른 한편, Egyptian Goddess 판결은 3자 시각적 비교 테스트를 디자인특허 침해소송에서 적극적으로 활용할 수 있는 계기를 마련하였다는 점에서 주목받고 있다. 피고디자인이 특허디자인과 명백하게 비유사하지 않으면, 피고디자인을 특허디자인, 선행디자인과비교하여 어느 쪽에 전체적으로 더 유사하게 보이는지 여부에 의하여 침해 여부를 판단하는 것이다. 이러한 방법은 디자인특허 침해 여부의 판단을 비교적 쉽고 간단하게 할 수 있다는 점에서 소송절차와 비용의 면에서도 유리한 것으로 평가된다. 우리의 실무와 미국의 실무를 비교하여 보면, 디자인의 유사 판단에서 공지디자인을 참작하여야 한다는 점에서 같다. 다만 공지디자인을 어떻게 참작하여야 할 것인지와 관련하여, 우리 대법원 판결에서는, 디자인의 권리범위를 판단함에 있어서는 공지부분을 제외하거나 중요도를 매우 낮은 것으로 보고, 나머지 부분을 대비하여 유사여부를 판단하여야 한다는 설시를 하고 있다. 그러나 이러한 설시 내용은 마치 미국 실무에서 폐지된 신규 포인트 테스트의 방법을 연상시키는 것이므로 전체관찰을 보다 더 강조하는 방법으로 수정될필요가 있다. 디자인의 유사 판단에서 선행디자인을 고려하면서 전체관찰의 원칙을 가장 잘 구현하는방법은 3자 시각적 비교 테스트이다. 또한 3자 시각적 비교 테스트는 우리 대법원에서도인정하고 있는 자유 실시 디자인의 법리와도 매우 잘 어울리는 테스트이다. 자유 실시 디자인의 법리와 3자 시각적 비교 테스트는 그 기본적인 정신을 같이 하는 것으로, 우리 실무에서도 자유 실시 디자인의 법리와 함께 3자 시각적 비교 테스트를 적극적으로 활용할 필요가 있다.
The basic test for a design patent infringement in the U.S. is the substantial similarity test derived from the Gorham decision of the U.S. Supreme Court. However, a number of district courts and appellate courts in the U.S. have recently used double tests to analyze the design patent infringement, namely, the substantial similarity test and the point of novelty test. The point of novelty test was officially abolished by Egyptian Goddess decision of CAFC in 2008. The substantial similarity test has become the only test for analysis of design patent infringement in the U.S. However, its different point with the substantial similarity test in the former Gorham decision is that the substantial similarity of design should be decided on the perspective of ordinary observer familiar with the prior art. This means that the point of novelty test is absorbed and integrated into the substantial similarity test in Gorham decision. The Egyptian Goddess decision emphasized that the substantial similarity of design should be decided not by minor differences of designs but by substantial similarity in overall visual appearance. Further, the accused will be considerably disadvantaged in the suit of design infringement in the future, because this decision deprived alleged infringers of their major weapons which they may favorably available in infringement suit. The Egyptian Goddess decision introduced another test that the 3-way visual comparison may be used in design patent infringement suit. The 3-way visual comparison is that if the accused design is not plainly dissimilar with the patented design, the accused design should be compared with the patented design and the prior art to decide whether it infringed the patented design. The test can decide design patent infringement relatively easily with comparatively simple procedure and low cost. This is why this test is accepted as go to test in design patent infringement suit. The 3-way visual comparison test needs to be actively used in practice in Korea. This test is quite similar to the free use design doctrine already acknowledged by the Supreme Court in Korea. The doctrine is similar to the 3-way visual comparison in that it doesn’t acknowledge the infringement if the accused design is similar to prior art. Therefore, it is not so difficult to apply the 3-way visual comparison test to the practice in Korea.
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Design Patent Infringement, substantial similarity, ordinary observer, the point of novelty test, familiar with prior art, the 3-way visual comparison, overall visual appearance, free use design, Egyptian-Goddess, Gorham
