이 연구는 독일과 유럽연합의 판례와 문헌을 중심으로, 그리고 보충적으로 미국과 일본의 판례와 문헌을 비교법적 시각에서 검토함으로써, 상표의 각 사용 유형별로 ‘거래상 사용’이 무엇인지 연구하고자 한다. 독일의 판례를 구체적으로 보면, 영업상 거래가 아닌 사례유형으로서는 (ⅰ) 생업 및 직업행사의 범위 이외의 사적인 행위, (ⅱ) 관공서 또는 국가의 행위, (ⅲ) 오직 비경제적인 목적을 위하여 하는 단체활동, (ⅳ) 순수 학문적 활동, (ⅴ) 정치적, 사회적, 종교적, 소비자계몽적, 스포츠적인 활동, (ⅵ) 언론매체에서 상표를 언급하는 행위 등을 들고 있다. 반면, 영업상 거래인 사례유형으로는 어떤 자가 저자로서 출판사에 특정 표지하에서 어떤 저작물을 제공한다면, 그는 영업상 거래에서 행위하는 것이다. 또한 어떤 자가 제3자에게 라이선스를 부여하거나 판매하기 위하여 상표, 저작물의 제호 또는 인터넷 도메인이름을 출원 또는 신청하였다면, 그는 곧바로 영업상 거래에서 행위하는 것이다. 이른바 ‘기관내부’의 행위와 관련해서는 보다 자세한 분석이 필요한데, 자기사용, 기업 또는 기관내부의 행위는 판례와 문헌에서는 일반적으로 상표권침해가 되지 않는다고 보고 있다. 그러나 일부문헌에서는 순수한 기업내부의 행위도 상표권침해가 될 수 있다고 보고 있다. 독일상표법 제14조 제3항 제2호(우리 상표법 제108조 제1항 제4호에 상응)와 제4항 제2호(우리 상표법 제108조 제1항 제2호에 상응)는 판매할 목적으로 타인의 상표가 표시된 상품을 소지하고 있는 행위와 타인의 상표를 부착한 용기, 표장 또는 표시수단을 판매할 목적으로 소지하고 있는 행위도 상표권침해로 보고 있는데, 이는 아직 영업상 거래로 보기는 어렵고, 순수한 기업내부의 행위이다. 그럼에도 불구하고 상표법은 이를 상표권침해로 보고 있다. 일본 판례 중에는 상표란 ‘업으로 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것’(일본상표법 제2조 제1항 제1호)이라는 상표의 정의 중 ‘상품’이라는 개념요소로부터 비침해적 상표의 사용유형(마치 ‘기업내부’에서의 행위유형과 유사함)을 도출해낸 사례가 있다. 즉, 상표법상 상품은 유통성을 갖추어야 하는데, 점포 내에서 소비되는 요리에 상표를 부착하는 것은 유통성이 없으므로 상표법상 ‘상품’에 상표를 사용하는 것이 아니라고 하였다. 판례의 논리가 전적으로 수긍할 만한 것은 아니나, ‘업으로’가 아니라 ‘상품성’으로부터 ‘비영업상 거래’와 유사한 결론을 도출하였다는 점에서 흥미로운 접근 방법이라고 판단된다. 우리나라의 경우 상표권침해의 구성요건으로 ‘업으로’를 요구하여야 하는지, 외국의 입법례와 같이 ‘거래상’이라는 요건을 요구하여야 하는지 적어도 법률규정상으로는 명확하지 않다. 향후 법개정시에 이를 분명히 할 필요가 있다. 또한 일부 문헌에서 해석상 요구하고 있는 ‘업으로’와 외국의 법률과 판례에서 요구하고 있는 ‘거래상’이 동일한 것인지 불분명하다. 이 연구에서는 주로 독일과 유럽연합의 판례를 중심으로 ‘거래상 사용’의 의미가 무엇인지 유형별로 검토한다. 현행 상표법을 기준으로 보면, 상표권이 침해되었다는 것은 ‘상표법상 보호받고 있는 상표’가 침해되었다는 것을 의미하게 되므로, 상표정의의 개념요소와 무관한 표장의 사용을 상표권침해로 인정하기는 어려울 것이다. 따라서 상표법 제2조 제1항 제1호의 상표개념정의에 나타난 각 요소들(‘상품’, ‘식별’ 등)도 상표권침해 여부를 판단함에 있어서 원칙적으로 그 기준이 되어야 한다고 해석할 수 있을 것이다. 그러나 법률적 근거는 미약하므로 입법적 보완이 필요하다고 생각한다. 입법이 행해지든 않든 ‘업으로’, ‘영업상’ 또는 ‘거래상’ 사용이라는 개념은 여전히 추상적이다. 이에 이 연구가 상표의 침해와 비침해행위를 구별하는 유용한 기준을 제시하게 될 것이다.

This study purport to examine the meaning of the “use in the course of trade” in various usages of trademark, by a comprehensive comparative research, which focuses on the case-laws and the literatures of the Germany and the EU, and also seek complementary underpinnings from the case-laws and the literatures of the US and Japan. According to the German case law, it does not constitute a ‘use in the course of trade’ in following occasions. (ⅰ) private activity except from making a living and job, (ii) activity of public office or government, (iii) not-for-profit activity by organization, (iv) pure literature, (v) political, social, religious, consumer-enlightening, sport activity, (vi) showing trademark on media. Whereas, for example, it amounts to ‘use in the course of trade’, if someone as an author give a publisher some copyrighted work with certain mark attached. If someone files a trademark, name of work or domain name for licensing them to third party, he also makes ‘use in the course of trade’ in itself. It needs to analyze specifically so-called ‘intra-organization activity’, for example, self-use of the mark, internal use of company or organization. These types of use do not generally constitute an infringement of trademark, in German case law and literatures. Some commentators, however, argued that even genuine internal use of company could be infringing trademark. Article 14. (3) 2 and (4) 2 of German Trademark Act (equivalent of the article 108. (1) 2 and 4 of Korean Trademark Act), provide that it shall be prohibited to stock products, wrappings, packaging or means of identification used someone’s trademark to put them on the market but it is hard to regard as the ‘use in the course of trade’. It may be just pure inner action of company. Nevertheless, German Trademark Act regards aforementioned actions as infringement of trademark Some Japanese case law based their finding of non-infringing use of trademark (similar to aforementioned ‘inner action of company’) on the conceptual interpretation of ‘goods’ as defined in the Article 2. (1) 1 of Japan Trademark Act, which provides that the trademark in this Act means is anything which is used in connection with the goods of a person who produces, certifies or assigns the goods as a business. As a matter of principle, products in the meaning of the Trademark act must have some aspects of distribution. If a trademark has been attached to some foods which are consumed on the premises, the trademark does not bear any aspect of distribution, therefore not constituting ‘use of trademark to ‘product’. The reasoning of Japanese case law is not entirely convincing, but it took an interesting approach because Japanese case law made that decision from not ‘as business’ but ‘a character of distribution’. This decision is likely to finding of ‘no use in the course of trade’. In Korea, the Trademarks Act does not clearly provide whether the trademark infringement requires the conduct to be engaged in as a business activity or it requires a “commercial use” element like other major jurisdictions. The requirement should be further clarified in the future amendments. Meanwhile, it is not clear that the “as a business activity” requirement advocated by some commentators has the same meaning with the “in the course of trade” requirement used in foreign legislations and case- laws. This study focuses on the case-by-case examination of the meaning of the “use in the course of trade” by reviewing its usages in the case-laws of the Germany and the EU. According to the current Trademarks Act, infringement of trademark rights means that ‘the trademark protected under the Trademarks Act’ is infringed. Therefore, it is difficult to encompass the use of the mark irrelevant to the conceptual element for legislatively defining trademark in determining trademark infringement. As a result, each factor ('product', 'identification', etc.) defined in the definition of the trademark concept in Article 2 (1) (1) of the Trademark Act should be the guiding principle for judging whether trademark infringement has been violated. However, I think the legislative clarification is necessary to improve current weak legal ground for such interpretation, since the legal grounds are weak. With or without above-mentioned amendments, the problem of abstractness associated with the concepts such as “as a business”, “commercially” and “in the course of trade” will remain. This study will provide helpful guidelines to distinguish between trademark infringement and non-infringement in dealing with still uncertain legal concepts.

trademark infringement, use in commerce, use in the course of trade, use of trademarks, use as a trademark, categories of uses of a trademark