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미국 변호사가 아닌 국내의 변리사 혹은 변호사가 미국 특허에 대한 법률 자문 혹은 특허침해 의견서를 작성하는 경우, 미국 법원의 공판전 증거개시절차에 의해 강제적으로 공개될 가능성이 있다. 이러한 감정서에 특허권 침해소송의 피소자에게 불리한 내용이 포함되어 있는 경우, 이러한 감정서의 내용에 의해 소위 악의적 침해(willful infringement)가 인정되어 산정된 손해액의 3배에 달하는 징벌적 배상을 할 수 있음을 주의하여야 한다. 만일 미국 변호사에 의해 이러한 특허침해분석 및 감정서가 준비되었다면 원칙적으로 변호사-의뢰인 특권 혹은 변호사 직무성과물 면책에 의해 증거개시절차의 제출대상이 되지 않지만, 한국의 변리사나 변호사가 미국 특허에 대한 침해분석을 한 경우에는 이러한 특권이나 면책이 인정되지 않을 가능성이 높다.
If a foreign patent attorney or lawyer, who is not a US lawyer, prepares and renders an opinion letter or legal advice regarding patent infringement analysis, such opinion letter or legal advice would be disclosed upon request of a US court during discover procedure. If the opinion letter contains information unfavorable to an accused infringer, the court may find the willful infringement of the accused defendant based on the contents of the opinion letter, which results in awarding punitive damages to the patentee up to treble damages. If the opinion letter has been prepared by a US lawyer, attorney-client privilege or work product immunity would exist, thus the opinion letter would be protected by the privilege or immunity from compelled disclosure. However, if a Korean patent attorney or general lawyer provides invalidaton/infringement analysis on US patents, the privilege would not be allowed.
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Discovery, Patent Infringement Opinion, Willful Infringement, Punitive Damage, Patent Attorney, Attorney-Client Privilege, Work Product Immunity
